Der BGH hat in einer Entscheidung vom 28.02.2013 (I ZB 56/11) festgestellt, dass aufgrund der Unbestimmtheit einer IR-Marke in Deutschland nicht nur im Eintragungsverfahren der Schutz wegen fehlenden Markenfähigkeit versagt, sondern auch nach Eintragung der Schutz wieder entzogen werden kann.
Zum Sachverhalt:
Basierend auf einer französischen Ursprungsmarke erfolgte eine Eintragung als IR-Marke mit Schutz (auch) für Deutschland. Die französische Ursprungsmarke war eine dreidimensionale Marke, im Register hinterlegt war aber lediglich ein einziges farbiges Bild. Gegen den Schutz in Deutschland wurde von Dritter Seite ein Schutzentziehungsantrag (§§ 115, 50 Abs. 1 MarkenG) gestellt, unter anderem mit der Begründung, dass diese dem Bestimmtheitsgebot nicht genüge.
Im Zuge des Beschwerdeverfahrens hat das BPatG hierauf den deutschen Teil der IR-Marke gelöscht: Es fehle an der erforderlichen Eindeutigkeit und Bestimmtheit als „fundamentale Voraussetzung“ für die Erstreckung des markenrechtlichen Schutzes.
Die hiergegen gerichtete Rechtsbeschwerde zum BGH wurde zugelassen; dieser hob den Löschungsbeschluss zwar auf und verwies die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das BPatG zurück: Nach Auffassung des Senats seien in der einzigen und damit maßgeblichen Abbildung Form und Struktur der Streitmarke hinreichend deutlich zu erkennen. Man dürfe die Anforderungen an die Bestimmtheit der Marke nicht überspannen; auch ein einziges Bild könne grundsätzlich eine dreidimensionale Marke ausreichend deutlich bestimmen – allerdings sei möglicherweise deren Schutzumfang beschränkt, da dieser eben nur durch den „sichtbaren“ Teil der dreidimensionalen Marke konkretisiert sei.
Der Prüfungsmaßstab im Rahmen des Schutzentziehungsverfahrens nach §§ 115, 50 Abs. 1 MarkenG ist aber nun für deutsche Behörden und Gerichte völkerrechtlich begrenzt (siehe Art. 6quinquies PVÜ). Bemerkenswert ist daher, dass auch nach Auffassung des BGH gleichwohl die „fehlende Bestimmtheit“ einer Marke ein Schutzentziehungsgrund im Sinne des Art. 6quinquies Abschn. B Nr. 3 PVÜ darstellt: Denn dort würde ein „Verstoß gegen die öffentliche Ordnung“ als Schutzentziehungsgrund genannt. Ist nun der Gegenstand einer Markenanmeldung nicht klar bestimmt, weil er sich auf eine Vielzahl unterschiedlicher Erscheinungsformen erstrecken kann (nämlich insbesondere, wenn das maßgebliche Bild insoweit keine eindeutige Veranschaulichung bietet, d. Verf.), so genügt das Zeichen nicht den Anforderungen nach Art. 2 MarkenRL. Die insoweit für die Annahme der Markenfähigkeit erforderliche Bestimmtheit vermittels (der durch das Register geschaffenen Publizität, d. Verf. ) einer eindeutigen grafischen Darstellung unterfallen der öffentlichen Ordnung. Demgemäß geht der BGH davon aus, dass nicht nur im Eintragungsverfahren, sondern auch im Verfahren nach §§ 115, 50 Abs. MarkenG der Schutz wegen Unbestimmtheit und damit fehlender Markenfähigkeit wieder entzogen werden kann.
Im Ergebnis verneinte damit der BGH insoweit eine Privilegierung der IR-Marken gegenüber deutschen Marken oder den Gemeinschaftsmarken aufgrund der PVÜ. Anmelder dreidimensionaler Marken sind überdies gut beraten, wenn diese mehr als eine Ansicht des Schutzgegenstandes zur Anmeldung reichen.