Der BGH hat in einer Entscheidung vom 24.02.2011 (I ZR 181/09) erfreulicher Weise klargestellt, dass die Hinzuziehung eines Patentanwaltes neben der Beauftragung eines Rechtsanwaltes im Zuge einer markenrechtlichen Abmahnung nur beansprucht werden kann, wenn diese Mitwirkung nachweisbar erforderlich gewesen ist. Dies aber – so der BGH – sei regelmäßig nur dann erfüllt, wenn der Patentanwalt dabei Aufgaben übernommen hat, die zum typischen Arbeitsgebiet eines Patentanwaltes gehören (z. B. Registerrecherchen). Es entspricht dies der Rechtsprechung zum Fragen der Kostenerstattung auf dem Gebiet des Wettbewerbsrechtes.
Kommentar:
Ohne den Patentanwälten auf dem Gebiet des Kennzeichenrechtes nun die Daseinsberechtigung in toto absprechen zu wollen, kann eine grundsätzliche Notwendigkeit des Einsatzes eines Patentanwaltes neben der Tätigkeit eines spezialisierten Rechtsanwaltes nicht erkannt werden. Das Urteil des BGH schiebt damit freilich einer beliebten Praxis einen Riegel vor, vorprozessual über die Hinzuziehung eines Patentanwaltes vermeintlich erstattungsfähige Kosten in letztlich ungerechtfertigte Höhe zu treiben.