Der EuGH hat bereits in einem Urteil aus dem Jahr 2007 entschieden, dass eine eingetragene Marke nicht durch die Verwendung eines abgewandelten Zeichens rechtserhaltend benutzt werden kann, wenn dieses abgewandelte Zeichen ebenfalls als Marke eingetragen ist (EuGH, Urteil vom 13. September 2007 – C-234/06, GRUR 2008, 343 Rn. 86 BAINBRIDGE). Der BGH hat nun in zwei anhängigen Revisionsverfahren (Beschluss v. 17.08.11, Az.: I ZR 84/09 – „PROTI“ sowie Beschluss v. 24.11.11, Az.: I ZR 206/10 – „Stofffähnchen II“) vor diesem Hintergrund mehrere Fragen zur Reichweite dieser Aussage vorgelegt:
Diese betreffen zum einen die Vereinbarkeit des § 26 Abs. 3 Satz 2 des deutschen Markengesetzes mit der Markenrechtsrichtlinie. Die Bestimmung des § 26 Abs. 3 Satz 2 MarkenG gestattet die rechtserhaltende Benutzung einer Marke in einer abgewandelten, ebenfalls als Marke eingetragenen Form, wenn die Abweichungen den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändern. Nach Ansicht des Bundesgerichtshofs verstößt die deutsche Bestimmung nicht gegen die Markenrechtsrichtlinie. Zur Begründung seiner Ansicht hat der Bundesgerichtshof im Wesentlichen auf das erhebliche wirtschaftliche Interesse der Markeninhaber abgestellt, ihre häufig wertvollen älteren Marken zu modernisieren, ohne den Markenschutz und damit die Priorität der älteren nicht mehr benutzten Marke zu verlieren.
Zum anderen möchte der BGH im Interesse einer effektiven Durchsetzung der Markenrechte auch dann von einer rechtserhaltenden Benutzung eines als Marke eingetragenen Zeichenbestandteils durch Verwendung der zusammengesetzten Marke ausgehen, wenn die benutzte, als Marke eingetragene Form eine Kombination von zwei weiteren Marken des Markeninhabers ist und die zusammengesetzte Marke keine geringfügige Abwandlung der aus den einzelnen Bestandteilen bestehenden Marken darstellt. Der Markeninhaber hätte in diesem Fall ein schützenswertes Interesse, auch einen einzelnen Bestandteil einer zusammengesetzten Marke eintragen zu lassen, der vom Verkehr als eigenständiges Kennzeichenmittel aufgefasst wird.
Quelle: Pressemitteilung des BGH Nr. 185/2011