Nach einer jetzt veröffentlichten Entscheidung des BGH vom April 2011 (Urt. v. 07.04.2011, I ZR 56/09 – „ICE“) ist die Abbildung eines geschmacksmusterrechtlich geschützten Erzeugnisses in einem (Werbe-)Katalog eine zustimmungsbedürftige Benutzunhandlung des Musters (§ 38 Abs. 1 Satz 1 GeschmacksMG); dies sei den Wertungen des § 40 Nr. 3 GeschmMG zu entnehmen, nach denen die Wiedergabe eines Geschmacksmusters nur zum Zwecke der Zitierung und der Lehre erlaubt sei.
Das insoweit erlaubte „Zitieren“ setze voraus, dass die Wiedergabe des betreffenden Musters als „Belegstelle“ dient und daher erfordert, dass eine innere Verbindung zwischen dem Muster und den diesbezüglichen Erörterungen hergestellt werde. An diesem inneren Zusammenhang würde es bei der Abbildung des geschützten Musters (hier: eines ICE-Triebwagens) in einem bloßen Werbekatalog fehlen. Beachtlich ist, dass der BGH in der vorliegenden Entscheidung die analoge Anwendung markenrechtlicher Schranken (hier: § 23 Nr.3 MarkenG, wonach die Marke als notwendiger Hinweis auf die Bestimmung einer Ware, insbesondere als Zubehör oder Ersatzteil auch zulässiger Weise benutzt werden kann) grundsätzlich offen gelassen hat, da es im zu entscheidenden Fall dahingestellt sein konnte: Zur Bestimmung des Leistungsangebotes im besagten Katalog hätte der Verwender auch andere – nicht geschützte – Abbildungen von Triebwagen wählen können.
Für die Werbewirtschaft hat dieses Urteil eine immense Bedeutung, da die referenzierende oder „symbolische“ Abbildung von geschmacksmusterrechtlich geschützten Waren häufig in Unternehmensbroschüren, Katalogen und Internetdarstellungen den vom BGH nun ausdrücklich geforderten inneren Zusammenhang nicht aufweisen werden können, gleichwie die Notwendigkeit der Darstellungen im Sinne des § 23 Nr. 3 MarkenG in den allermeisten Fällen nicht vorliegen dürfte – denn die Abbildung (!) der formgeschützten Ware (neben der markenrechtlich relevanten „Bezeichnung“) dürfte in den seltensten Fällen erforderlich sein. Darin liegt auch der prinzipielle Unterschied zwischen den Schranken des Geschmacksmusterrechtes und denen des Markenrechts: Eine analoge Anwendung dieser Schranken als Ausnahmebestimmungen dürfte daher eher fraglich sein (der BGH hatte dies in seinem Urteil offengelassen).